10多年前，北市信義路四段「寧記火鍋店」申請「寧記」2字為註冊商標獲准，但華視旁號稱創始老店的「寧記麻辣火鍋店」負責人跳出來，聲稱84年早已將「寧記」申請註冊，兩家纏訟10多年，最高行政法院認定，兩家「寧記」字形相似，屬近似商標，而寧記麻辣火鍋店註冊較早，昨判應由智慧財產局重新就寧記火鍋店申請「寧記」商標註冊一案，再予審查，做適法處分。記者昨走訪兩間「寧記」，他們都說自己是「老寧記」的真正傳人，並互指對方原來是「老寧記」店內「提供牛肉的人」及「洗碗切菜的員工」，並提出都是84年5月開幕的正當性。這兩家「寧記」都說師承自蔣○○毛肚火鍋，再配合自己的改良，開創出寧記如今的知名度。蔣○○是四川人，原先在安和路和通化街巷子裡，以簡陋店面開設「寧記麻辣毛肚火鍋」，是國內麻辣火鍋的鼻祖。A寧記公司指出，公司84年之前就經營「寧記火鍋店」，84年5月遷址到北市信義路四段，86年就以「寧記」2字申請商標註冊，打響知名度後，立委也致贈匾額道賀，消費者普遍對標示「寧記」的商品，就知道他們是製造者。A寧記也指出，「寧記」是由蔣○○經營20多年的火鍋店，後來他年事已高，不再經營使用，任何人均可以「寧記」申請註冊為商標。但B「寧記麻辣火鍋店」負責人陳○○不滿，向法院提出異議指出，84年5月就申請「寧記」商標註冊，比「寧記火鍋」86年申請商標註冊還早，A寧記使用的「寧記」商標，和他們的太像了，還開放加盟，容易使消費者混淆。陳○○也指出，他和其他3位股東原先都是蔣○○的員工，蔣退休後把鍋底秘方傳承給他，指稱他才是蔣的傳人（自由時報100年3月4日報導：寧記 商標之爭互槓）。
【疑義】
按商標法第5條第1項固規定，商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成；惟商標法第5條第2項也規定，前開商標，應「足以」使商品或服務之相關消費者「認識」其為表彰商品或服務之標識，並得藉以「與他人」之商品或服務「相區別」。
是商標有「不符合商標法第5條規定者（有不符合商標法第5條第2項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之）」或「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者（但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限；另以申請時為準）」或「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者（但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限）」或「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者（但得該他人同意申請註冊者，不在此限；另以申請時為準）」或「有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者（以申請時為準）」等商標法第23條第1項所定各款情形之一者，不得註冊；且商標註冊申請案經審查認有商標法第23條第1項所定各款情形之一或商標法第59條第4項規定，不得註冊者，應予核駁審定（商標法第24條第1項參照）；經審查無商標法第24條第1項規定之情形者，始應予核准審定（商標法第25條第1項參照）。
換言之，違反商標法第24條第1項之規定，應予核駁審定，卻核准審定者，自應另為適法之處分。從而本案，即經最高法院認定「兩家「寧記」字形相似，屬近似商標，而寧記麻辣火鍋店註冊較早」，其應有商標法第23條第1項所定各款情形之一，智慧財產局自應重新就寧記火鍋店申請「寧記」商標註冊一案，再予審查，另為適法之處分。
至於所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，除本案最高行政法院100年度判字第172號判決：「（一)、按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」不得註冊，為商標法第23條第1項第13款本文所規定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品╱服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品╱服務為同一來源之系列商品╱服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，關於與個案相關之商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品/服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度以及其他個案中具有影響相關混淆誤認之因素及各因素間之相互影響，均屬於綜合判斷時所應斟酌，據以認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。(二)、關於系爭商標與據以評定商標為構成近似之商標，且系爭商標所指定使用之「麻辣高湯」商品與據以評定商標所指定使用之「冷熱飲料店、飲食店、小吃店」等服務，應屬類似商品╱服務。又個案案情不同，在各項參酌因素的強弱要求上有可能不同，不同商標法的條款也可能因為立法意旨之不同，所著重的參酌因素亦不一樣。本件認定混淆誤認之虞之必 要因素為「商標近似」及「商品或服務類似」，輔助因素方為商標識別性強弱、相關消費者對各商標熟悉之程度等等條件，系爭商標與註冊在先之據以評定商標構成近似，指定商品復為同一或高度類似，相關消費者亦有因兩造商標高度近 似、商品復屬高度類似，再加上系爭商標之知名度而誤認據以評定商標商品係來自於參加人之疑慮，故難謂無混淆誤認之虞等情，已據原審敘明其得心證之理由(原判決第10頁倒數第1行至第13頁倒數第8行)。經核其認事用法並無違論理 及經驗法則、判決不適用法規及判決不備理由之違背法令情形。(三)、上訴人雖主張系爭商標所指定使用之「麻辣高湯」商品與據以評定商標所指定使用之「冷熱飲料店、飲食店、小吃店」等服務，二者商品或服務之性質、功能及經營態樣既均有差異，並無使一般消費者誤認其來自相同或有關聯之來源，應非屬同一或類似商品╱服務，原判決未依職權進行調查，亦漏未審酌上訴人於原審即已陳明之第29類商品市場交易實況，遽認「依一般社會通念及市場交易情形判斷」，兩者應屬同一或類似商品╱服務，顯有未盡職權調查之違誤及適用法規不當之違背法令。但查，原審就系爭商標所指定使用之「麻辣高湯」商品與據以評定商標所指定使用之「冷熱飲料店、飲食店、小吃店」等服務，應屬類似商品╱服務，已說明系爭商標所指定使用之「麻辣高湯」商品與據以評定商標所指定使用之「冷熱飲料店、飲食店、小吃店」等服務，固有商品與服務之不同。惟「商品與服務間亦存在有類似的情形，例如服務之目的若在提供特定商品之銷售、裝置或修繕等，則該服務與該特定商品間即存在有類似之關係。」（參照「混淆誤認之虞」審查基準5.3.11）。又「飲食店、小吃店」除販售各種飯、麵或小吃外，亦有供應「火鍋」，並提供消費者「湯頭（包括麻辣高湯）」外帶外賣之服務，依前述之認定原則，並依一般社會通念及市場交易情形判斷，「麻辣高湯」商品與「飲食店、小吃店」服務亦應屬同一或類似商品╱服務等情。上訴人此部分主張無非係就原審取捨證據、認定事實之職權行使事項，並已有論斷之理由再為爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。(四)、關於上訴人於原審所提之原證6之○○火鍋店喬遷照片及原證8營利事業登記申請資料影本，原審已說明該等證據並未註明係何人所有，已難證明即係上訴人有使用系爭商標在先，況縱係上訴人有先使用系爭商標之情形，但本件所爭執之商標法第23條第1項第13款之規定，係採註冊保護主義，即便上訴人有善意先使用系爭商標之情形，亦僅係上訴人於被訴侵權時是否能主張商標法第30條之善意先使用，不受他人商標權效力所拘束之問題。在據以評定商標係屬先註冊，且未被撤銷註冊之前，參加人自仍得依商標法第23條第1項第13款提出評定等情(原判決第14頁第4行至同頁14行)。上訴人再指其使用系爭商標早在參加人申請據以評定之商標之前，且上訴人之系爭商標早於參加人提起商標異議或評定之前，一般消費大眾亦已普遍認知。原判決竟認上訴人於原審所提出之原證6寧記火鍋店喬遷照片及原證8「○○火鍋店」營利事業登記申請資料，得否作為上訴人使用系爭商標在先之證據，有未依證據認定事實之違誤，顯有判決適用法規不當之違背法令部分，亦屬就原審取捨證據、認定事實之職權行使事項任加指摘，難指原判決有違背法令之情形。況上訴人所指○○火鍋店為其開設之商號部分，經查，商號與上訴人為有限公司之組織，二者究於法律上為不同之權利義務主體，上訴人所指出之營利事業登記申請資料並未載明其商號組織型態，縱然該商號之負責人與上訴人之代表人同一，二者仍屬不同之權利義務主體，仍亦不能以其代表人有經營○○火鍋店商號之事實，據為有利上訴人判斷之論據。(五)、上訴人雖主張上訴人之系爭商標早於參加人提起商標異議或商標評定之前，一般消費大眾早已普遍認知上訴人之「寧記」商標之特色，對消費者較為熟悉之上訴人系爭商標，給予較大之保護。然原判決一方面認應對消費者較為熟悉之上訴人之系爭商標，給予較大之保護，另方面卻竟又認定，系爭商標之知名度有誤認據以評定商標商品係來自於上訴人之疑慮，故難謂無混淆誤認之虞，反而對消費者較為熟悉、應給予較大保護之上訴人系爭商標，作成不利之判斷，原判決有判決理由前後矛盾之違背法令，原判決未將「系爭商標之申請人是否善意」此一重要因素列入進行本件認定混淆誤認之虞之因素進行綜合判斷，顯有判決適用法規不當之違背法令 等等。經查，原審已論明本件所爭執之商標法第23條第1項第13款規定而言，其認定混淆誤認之虞之必要因素為「商標近似」及「商品或服務類似」，輔助因素方為商標識別性強弱、相關消費者對各商標熟悉之程度等等條件。雖在商標近 似、指定使用商品類似之前提下，並非絕對必然導出有致混淆誤認之虞之結果，然系爭商標於申請註冊時縱可能較據以評定商標為消費者所知悉，然其與註冊在先之據以評定商標構成近似，指定商品復為同一或高度類似，相關消費者亦有 因兩造商標高度近似、商品復屬高度類似，再加上系爭商標之知名度而誤認據以評定商標商品係來自於上訴人之疑慮，故難謂無混淆誤認之虞等情，亦即已就混淆誤認應考量之輔助因素與混淆誤認之虞之必要因素為「商標近似」及「商品 或服務類似」加以綜合考量判斷。上訴人此部分亦屬就原審已為論斷且不採之見解再加指摘，係屬法律上見解歧異問題，仍不能以此指原判決有違背法令之情形。」外，最高行政法院100年度判字第170號判決：「按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」、「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得註冊，分別為商標法第23條第1項第12、13、14款所明定，是以商標相同或近似為上開條款不得註冊事由之要件。而所謂商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，於其作為商品/服務標示時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，易於誤認二商品/服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯而言。(二)、本件關於系爭商標與據以異議商標於外觀、讀音或觀念雖非毫無關聯之處，然其近似程度尚不足以影響消費者識別商品或服務之來源，核與商標法第23條第1項第12、13、14款所規定之「商標近似」要件並不相符。」、最高行政法院99年度判字第1215號判決等，亦得參照。
作者簡介
楊春吉(故鄉)
榕樹學堂副執行長兼講師、台灣法律網專欄作者、植根法律網故鄉法律專欄作者（http://www.rootlaw.com.tw/blog/gs/）、免費義務法律顧問、公職。
作品：
1.地籍圖重測後疑義處理之初探(獲臺北市政府評審為93年度員工平時自行研究案佳作)。
2.故鄉的法律見解(租賃.旅遊.政府採購篇) ：95年6月自版。三民書局等書局寄售中。
3.老公的情書:與老婆綺萱合著，95年6月自版。三民書局等書局寄售中。
4.台灣法律網電子書：勞工權益案例實務 (一)（二) (與劉孟錦律師合編著，96年6月)。
5.台灣法律網電子書：政府採購法案例實務（一）（二）（三）(與劉孟錦律師合編著，96年7月）。
6.台灣法律網電子書：房地產案例實務（一）(二) (與劉孟錦律師合編著，96年7月）。
7.台灣法律網電子書：房地產案例實務（三）（四）(與劉孟錦律師合編著，96年12月）。
8.台灣法律網電子書：房地產案例實務(五) （六）（七）（八） (與劉孟錦律師合編著，97年5月）。
9.輕鬆搞定公寓大廈（與劉孟錦律師合著，97年1月書泉）。
10.勞資糾紛解決有門道(與劉孟錦律師合著，97年7月永然)。
11.台灣法律網電子書：不動產法拍案例實務(一) (與劉孟錦律師合編著，98年4月）。
12.台灣法律網電子書：政府採購裁判選輯暨簡評(一) (與劉孟錦律師合編著，98年7月）。
13.台灣法律網電子書：政府採購法案例實務（四）（五）（六）(與劉孟錦律師合編著，98年8月）。
14.台灣法律網電子書：寵物法律案例實務(與劉孟錦律師合編著，98年8月）。
15.台灣法律網電子書：政府採購法案例實務（七）（八）（九）(與劉孟錦律師合編著，99年3月）。
16.台灣法律網電子書：政府採購法案例實務(十)、（十一）、（十二）(與劉孟錦律師合編著，100年2月) 。
17.台灣法律網電子書：房地產案例實務(九) (與劉孟錦律師合編著，100年2月) 。
18.台灣法律網電子書：刑事法案例實務(一) (與劉孟錦律師合編著，100年2月) 。
19.台灣法律網電子書：買預售屋very易(一) (與胡綺萱合編著，100年2月) 。
20.【土地制度簡介】、【事物手扎】、【行政法律問題】、【保證法律問題】、【兒童及少年福利法律問題】、【刑事法律問題】等系列文章。
買賣土地/土地重劃/地產消息/政府公告/法律稅務/道路用地/文章分享》http://178888.3cc.cc
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